Chuyển nhượng quyền sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) là việc chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu đối với nhãn hiệu (NH) của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Hiện nay, không ít trường hợp các tổ chức, cá nhân lựa chọn NH chứa yếu tố trùng với tên thương mại của mình để đăng ký cho các nhóm sản phẩm, dịch vụ kinh doanh. Ví dụ: Công ty Hồng Đức có tên thương mại là "Công ty Cổ phần Hồng Đức" và NH đăng ký là "Hồng Đức". Việc này có gây khó khăn và hạn chế khi chủ sở hữu tiến hành chuyển nhượng NH sau này hay không?

Theo Luật sư Phạm Văn Thanh- Phó trưởng Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh tại TP Đà Nẵng, trước tiên, việc chuyển nhượng NH (đã được cấp GCNĐKNH) phụ thuộc vào ý chí của các bên, tuy nhiên, hoạt động này vẫn chịu sự quản lý của Nhà nước thông qua việc chuyển nhượng phải lập thành văn bản dưới dạng hợp đồng chuyển nhượng NH và hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) và được Cục ghi nhận việc chuyển nhượng. 

Thứ hai, không phải mọi NH đã đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đều được chuyển nhượng và không phải mọi chủ thể đều được chuyển/nhận chuyển nhượng NH. Cụ thể, theo quy định tại Điều 142 Luật SHTT 2005, việc chuyển nhượng NH phải đảm bảo các điều kiện sau: chủ sở hữu NH chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ; việc chuyển nhượng quyền đối với NH không được gây sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang NH; quyền đối với NH chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký NH.

Thứ ba, đối với trường hợp NH được chuyển nhượng có chứa yếu tố trùng với tên thương mại của bên chuyển nhượng sẽ bị Cục SHTT từ chối đăng ký hợp đồng chuyển nhượng vì không thỏa mãn điều kiện thứ 2. Cụ thể việc chuyển nhượng có khả năng gây nhằm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang NH. Tuy nhiên, Cục SHTT sẽ xem xét đồng ý cho đăng ký và ghi nhận việc chuyển nhượng này, khi trong hồ sơ đăng ký ngoài tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng, bản gốc GCNĐKNH, bên chuyển nhượng còn cung cấp được một trong hai tài liệu sau: tài liệu chứng minh bên chuyển nhượng đã loại bỏ khỏi danh sách ngành nghề kinh doanh của mình các nhóm sản phẩm/dịch vụ đã được Cục SHTT cấp bảo hộ trong GCNĐKNH thông qua giấy xác nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh quản lý trực tiếp, tài liệu chứng minh bên chuyển nhượng không còn hoạt động kinh doanh trên thực tế thông qua thông báo của cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc hoàn thành đóng mã số thuế để giải thể doanh nghiệp hoặc thông báo giải thể được cấp bởi cơ quan đăng ký kinh doanh quản lý trực tiếp.

Trên đây là một số lưu ý khi chuyển nhượng NH có chứa yếu tố trùng với tên thương mại của bên chuyển nhượng.

Chuyên mục này có sự cộng tác về chuyên môn
của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh tại TP Đà Nẵng.
Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn: 0236.3572456, 0903573138